[co-author: Lisa Hladik]
Patentforsøks- og klagenemnda avslo en begjæring om å innlede mellom partene gjennomgang, og fant at det ikke var noen rimelig sannsynlighet for at begjærerne ville seire på deres åpenhetsutfordringer. Ved å avgi sin avgjørelse avviste PTAB innkallernes foreslåtte påstandskonstruksjon som i strid med ren mening og som feilaktig begrunnet i irrelevante utførelsesformer. PTAB nektet også å stole på uttalelser angående en enhet avbildet i en video fordi disse uttalelsene falt utenfor rammen av kjent teknikk under 35 USC § 311(b). Til slutt, mens flertallets mening nektet å ta opp spørsmålet om selve videoen var en trykt publikasjon, fant en dommer samtidig at en offentlig tilgjengelig video kan kvalifisere som en trykt publikasjon i henhold til vedtektene. Mer informasjon om disse kjennelsene er gitt nedenfor.
Klagerne utfordret flere krav rettet mot et apparat og en fremgangsmåte for hudbehandlinger ved bruk av elektrisk stimulering som åpenbare i lys av kjent teknikk. Andragere og patenteier var uenige om konstruksjonen av et kravbegrep rettet mot å forårsake koagulasjon rundt hver elektrode. Patenteieren hevdet at petitors foreslåtte konstruksjon feilaktig introduserte ytterligere begrensninger i kravene, noe som var i strid med den enkle og ordinære betydningen. PTAB var enig, og fant at innklagere på en ulovlig måte forsøkte å lese strukturer som var tilstede i uanvendelige utførelsesformer til språket i de anklagede påstandene.
Andragere begrunnet sine åpenbare argumenter på kjent teknikk bestående av en YouTube®-video som beskrev en håndholdt enhet med mikroneedling-funksjoner (“INTRAcel-enheten”). Andragernes åpenbarhetsargument var imidlertid basert på skjermbilder fra videoen i forbindelse med andre uttalelser om INTRAcel-enheten som ikke var inkludert i selve videoen. Patenteieren hevdet at slike uttalelser som ble fremsatt utenfor videoen skulle ses bort fra. PTAB var enig med patenteieren fordi disse uttalelsene ikke ble avslørt i kjent teknikk og derfor ikke kvalifiserte som en “trykt publikasjon” under 35 USC § 311(b). PTAB-panelflertallet bemerket at selv om INTRAcel-enheten i seg selv inneholdt alle de påkrevde kravbegrensningene, var dette ikke den riktige analysen for åpenhetsforespørselen. Spørsmålet som klagerne burde ha tatt opp, var snarere om den trykte publikasjonen avslørte enhver begrensning.
I en fotnote forklarte flertallet også at det var unødvendig å ta stilling til om videoen kvalifiserte som en trykt publikasjon, da dette spørsmålet ikke var omtvistet. En av dommerne i panelet tok i en samstemmende mening opp dette spørsmålet. Han bemerket at patenteieren bare innrømmet at videoen var en “publikasjon” snarere enn en trykt publikasjon – hvor sistnevnte er spredt på en måte som er tilgjengelig for publikum som er interessert i kunsten før den kritiske datoen for den utfordrede. patentere. Han undersøkte også veletablert presedens som hevdet at tekst, bilder og lyd av en video kvalifiserte som en “trykt publikasjon.” Den samtidige dommeren bemerket videre at konseptet “trykt publikasjon” har utviklet seg med vekt på tilgjengelighet for publikum – ikke om det er “trykt” i ordets strengeste betydning. Basert på det foregående begrunnelsen, konkluderte dommeren med at hvis videoen var offentlig tilgjengelig, kvalifiserer den som en trykt publikasjon som faller inn under PTABs vurdering.
Øvingstips:
Selv om krav bør leses i lys av spesifikasjonen, tjener flertallets mening som en påminnelse om at ikke-relaterte utførelsesformer fra spesifikasjonen ikke kan brukes til å legge til begrensninger i disse kravene. Videre, hvis de stoler på videoer av enheter for å støtte et åpenbarhetsargument, bør klagere være oppmerksomme på at fysiske enheter i seg selv ikke er kjent teknikk i henhold til 35 USC § 311(b). Den relevante forespørselen er om den trykte publikasjonen avslører begrensningene for et anklaget krav, ikke om selve enheten (som kan fastslås gjennom bevis fra tidligere kjente teknikk alene) inneholder kravbegrensningene. Til slutt bør klagere som søker å stole på ikke-patentlitteratur som kjent teknikk, støtte opp bevis i begjæringen som viser offentlig tilgjengelighet før den kritiske datoen.